Een merk registreren is niets zonder gebruik

Een merk moet binnen 5 jaar na de aanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor het is aangevraagd.

Een merk is in de eerste plaats een onderscheidingsteken, en om te kunnen onderscheiden moet een merk gezien worden door de consument. Zonder zichtbaarheid in de markt onderscheidt een merk producten niet van andere producten. Dit ligt niet alleen voor de hand, gebruik van een merk is zelfs wettelijk vastgelegd: een merk moet binnen 5 jaar na de aanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor het is aangevraagd. Bij niet-gebruik loopt een merk het risico om door de rechter vervallen te worden verklaard.

Indien een merk gedurende 5 jaar niet gebruikt is, dan is het nog wel mogelijk om dit verzuim te “helen”. Wanneer de merkhouder het merk op een bepaald moment in de periode na 5 jaar na de aanvrage weer gaat gebruiken, dan kan het verval daarna niet meer worden ingeroepen. Het moet dan echter wel gaan om “daadwerkelijk” gebruik als merk en geen symbolisch gebruik. In de praktijk zal het van de aard van de producten of diensten afhangen wat “daadwerkelijk” gebruik is. De verkoop van één Airbus per jaar zal voldoende zijn, de verkoop van 5 flessen shampoo in een jaar echter niet.

De vraag naar ”daadwerkelijk” gebruik kwam ook aan de orde in de recentelijk besliste zaak tussen Reemstma en Maxim, twee sigarettenfabrikanten. Reemstma vordert het verval van het Europese merk MAGNUM van Maxim door niet-gebruik. Maxim verweert zich hiertegen door te stellen dat zij het merk in de afgelopen periode opnieuw is gaan gebruiken. Zo hebben zij gesprekken gevoerd met kandidaat-licentienemers en ook is er een partij sigaretten verkocht.

De rechter oordeelt echter dat het leveren van één partij sigaretten aan één afnemer in één lidstaat van de Europese Unie te gering is om in de sigarettenindustrie van “normaal” gebruik te spreken. Daarbij speelt ook mee dat het MAGNUM merk al zeker 12 jaar niet gebruikt is vóór er één kleine partij is verkocht als proef. Tevens is er daarna geen vervolg meer gegeven aan de nieuwe marktintroductie. Het verweer van Maxim dat om commerciële reden geen vervolg is gegeven aan de marktintroductie is voor de rechter onvoldoende. Alleen als er een belemmering is van buitenaf die het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maakt, kan er een geldige reden voor niet-gebruik worden aangenomen. Een accijnsverhoging op bepaalde typen verpakkingen – zoals aangevoerd voor Maxim – is geen reden om een marktintroductie van een merk uit te stellen.

Het merk MAGNUM van Maxim wordt daarom door de rechter vervallen verklaard. Merkhouders zijn gewaarschuwd: zorg ervoor uw merk daadwerkelijk als merk te gebruiken!