V.O. Patents & Trademarks: 'SPA niet zuiver beschrijvend'

Het merk SPA van Spa Monopole heeft opnieuw een juridische overwinning behaald. Al vaker heeft Spa Monopole met succes bezwaar gemaakt tegen derden die het woord ‘spa’ gebruiken voor cosmetische producten.

Afgelopen december heeft het bedrijf haar reputatie als succesvol handhaver van merkrechten bestendigd. De case van SPA Monopole op V.O. Patents & Trademarks geeft inzicht in de juridisch overwinning die door de organisatie werd behaald.

Wat speelde er?

Spa Monopole maakte bezwaar tegen een aantal merkaanvragen van drogisterijketen Kruidvat (waaronder SPA SECRETS en SENSE OF SPA). Dit resulteerde in een procedure voor de rechtbank van Gent. Kruidvat vorderde dat het woord ‘spa’ een beschrijvende aanduiding is voor diverse cosmetische producten (zoals body lotion, shampoo, handcrème en oliën). Volgens Kruidvat staat ‘spa’ immers synoniem voor hydrotherapeutische inrichtingen, hammans, wellnesscentra en alle producten die daar gebruikt worden. Dat zou met zich meebrengen dat alle aanbieders van dergelijke producten het woord ‘spa’ vrijelijk moeten kunnen gebruiken. In reactie op de vordering van Kruidvat eiste Spa Monopole een verbod op de verkoop door Kruidvat van cosmetica met onder meer de merken SPA SECRETS en SENSE OF SPA.

Hoe heeft de rechtbank geoordeeld?

Het merk van een derde mag gebruikt worden voor een eigen product als dat merk voor het betreffende product beschrijvend is. De Gentse rechtbank merkt op dat deze rechtvaardiging in enge zin moet worden begrepen en slechts van toepassing is als de beschrijvende term wordt gebruikt voor een product dat zelf kenmerken heeft die met de beschrijvende term worden beschreven. In dit geval moet ‘spa’ dus een eigenschap of kenmerk van cosmetica zijn, wil Kruidvats vordering succesvol zijn.

De rechtbank gaat niet mee in het verhaal van Kruidvat en oordeelt dat SPA SECRETS en SENSE OF SPA als geheel fantasiebenamingen zijn, die geen directe beschrijving voor de consument inhouden van de onderliggende cosmetica, en dat daarmee het element ‘spa’ ook niet vogelvrij is.

Hoewel de rechtbank inziet dat ‘spa’ voor wellnessdiensten beschrijvend kan zijn, geldt dat voor cosmetische producten niet. Zeker niet wanneer die juist, zoals de producten van Kruidvat, in huiselijke kring worden gebruikt, en niet in wellnesscentra. Cosmetica kan dus niet op één lijn worden gesteld met wellnessdiensten.

En toen?

Na deze vaststelling worden de rollen omgedraaid en toetst de rechtbank of Kruidvat inbreuk maakt op de merken van Spa Monopole door het gebruik van SPA SECRETS en SENSE OF SPA; mede op de grond van de bekendheid van SPA slaagt Spa Monopole in haar tegenvorderingen, en wordt Kruidvat teruggefloten.

Is SPA onaantastbaar?

Daar begint het op te lijken. Tegelijkertijd zit er wel een beperking aan de bescherming van Spa Monopole, want zelfs de Belgische rechter ziet in (zij het voorzichtig) dat ‘spa’ voor wellnessdiensten beschrijvend is. Hoe was deze zaak in Nederland afgelopen? Dat had anders kunnen uitpakken, omdat Nederlandse rechtbanken doorgaans wat strenger zijn ten aanzien van merken die beschrijvend kunnen zijn.

Over V.O. Patents & Trademarks

V.O. ondersteunt tech starters, innovatief MKB, kennisinstituten en multinationals door heel Nederland bij het maximaliseren van de waarde van hun Intellectuele Eigendom. V.O. is een van de grootste octrooibureaus in Europa, staat steevast in de top 3 van Europese PCT-indieners, en wordt geprezen als a center of excellence in het vakblad Intellectual Asset Management. In 2010, 2013, 2014 en 2016 ontvingen we The Netherlands prosecution IP Firm of the Year Award van Managing Intellectual Property.